美国当地时间2011年9月16日，美国总统奥巴马签署了对美国专利法进行全面修订的美国发明法案（Leahy-Smith America Invents Act）。这是美国近60年来对专利法做出的最大一次修改，被认为是有利于促进创新、增加就业的里程碑事件。

业内人士普遍关心的是，此次美国专利法修改有哪些重要变化？特别是与实体专利法相关的内容及专利授权后重审程序的调整涉及哪些要点？在这些变化之下，对于企业，特别是中国企业来说将受何影响？企业又应该如何去应对？在了解了美国专利法改革的相关背景及主要动因之后，法律专家们将就此作出相应的解读。

缘何修法

据了解，美国是世界上较早建立专利制度的国家之一。早在1790年，美国国会就通过了首部专利法。该法颁布后，历经多次修订，逐渐形成较为完善的专利法律制度。

美国上一次对专利法进行重大修改是在1952年，其基本框架与内容沿用至今。此后，美国专利法又进行了几次较大的变革。2005年，一部旨在提高专利质量、减少失控的专利诉讼，以及将美国专利法和世界其他国家统一的专利改革法案被提交国会，并于2007年获美国众议院通过，但在2008年参议院的表决中却遭否决。2009年3月初，美国参众两院再次启动了专利改革的程序，并就此展开了持久的激烈辩论，该法案最终于2011年3月8日和6月23日，分别以绝对优势在参众两院获得通过。参议院并于2011年9月18日以98比9的绝对优势通过众议院的文本HR1249，该法案并经奥巴马总统签署后正式生效。这是美国专利法的第六次重要修改。

近年来， 美国专利审批程序远远跟不上提交专利申请的速度。根据旧的申请程序，向美国专利商标局（U.S.Patent and Trademark Office，USPTO）提交申请之后一年半才会收到第一次官方意见，审批时间是两年半至三年，专利保护期限是自申请日起20年。奥巴马总统在签署法案的当天曾表示，近十年来，美国专利申请数量翻了两倍，但是专利局由于资源缺乏，审批过程跟不上专利申请的速度，虽然在本届政府任内，积压的申请数量已由75万份降至68万份，但每年有4％的新增申请，现在仍有70万份专利申请在“睡大觉”。与此同时，由于专利授予数量和专利诉讼案件的激增，美国国内要求进行专利改革的呼声迭起。为此，奥巴马政府决定将改变这一现状。

奥巴马称，政府应该尽其所能鼓励创新和企业精神，也许在这些申请中就会出现下一个科技突破，下一个医药奇迹，下一个能跻身财富500强的企业。出台美国发明法目的就是加快专利审批程序以及专利成果转化为商品的速度，提升美国竞争力，增加就业岗位。

白宫当天发布消息称，这一法案有助于美国企业和企业家更快地把发明成果转化为市场产品，得到民主、共和两党的共同支持。据悉，包括美国商会、美国高等院校联合会等学界团体、主要工会组织，以及谷歌、苹果、微软、通用电气、IBM等众多公司都对该法案表示支持。

变革之法

美国新的专利法主要在哪些方面进行了更改？专利法修改后，在专利申请及专利诉讼程序方面又会有怎样的变化？

据相关媒体报道，新修改的法案经过了近十年的讨论，涉及专利流程的方方面面，为专利审查制定了新程序。其一，新法简化了部分申请程序， 预计专利申请所需时间将大为缩短；其二，美国政府将加大对专利和商标局的资金投入，让其提高效率，减少积压申请的数量；其三，将有助于降低法律纠纷的成本，专利和商标局可以为企业提供专利纠纷的解决渠道，比打官司要省时省力；其四，美国专利和商标局将与其他国家专利机构联动。

美国飞翰律师事务所（Finnegan Law Firm）的管理合伙人Ms. Barbara Clarke McCurdy在接受本刊记者采访时说：“专利法此次修改后，有可能改变以往美国专利商标局将收入的大部分上交国会的做法，法案有可能允许美国专利商标局自行决定收费和加大对预算的控制，让其有更多资金处理每年将近70万份等待一审的专利申请。”

Barbara表示，原先的美国专利制度受到外界批评最多的一点，就是与目前世界上绝大多数国家采用“先申请原则”不同，美国长期采用的是“先发明原则”。根据这一原则，最先提出申请的发明人不一定最终得到发明权。而在“先发明原则”下，对于判定最先发明人来讲，无论是在证据收集还是在材料审查方面都费时费力。在本次改革中，法案将“先发明原则”（Fir st-to-Invent）转变为“发明人先申请原则”（First-Invent-to-File），对争讼的发明给予申请在先者优先权。此前专利法下的冲突程序被一个决定争讼的发明中先申请者是否恰当的派生程序所代替，这一程序将比冲突程序更快捷，成本更低。这与中国专利法的原则基本一致，但也有所区别。

该变化也被普遍认为是此次美国专利法修改中最重要的一项内容。

专家看法

此次美国专利法改革在内容方面的另一重大变化是专利授予后程序的调整。

据悉，按照美国的传统惯例，挑战专利有效性可以在法院与侵权诉讼一并解决。1981年和1999年，美国先后建立了单方复审（Ex Parte Reexamination）和双方再审程序（Inter Partes Reexamination），希望利用行政途径的高效性缓解专利确权的诉讼负担。在本次修改法案中，取消了双方再审程序，设立专利授予后重审程序（Post-Grant Review，PGR）和双方重审程序（Inter Partes Review，IPR）。

有专家指出， 耗时耗力、费用惊人的专利诉讼使许多大企业不堪重负，专利诉讼对正常经营活动的严重干扰是此次专利法改革的重要动因之一。在2005年、2007年和2009年的改革提案中，均涉及对USPTO专利授予后程序的改革， 分别提出了设立专利授予后的异议（Opposition）、重审程序（PGR）、撤销程序（Cancellation）的建议， 体现出希望通过快捷高效的行政程序清除问题专利的迫切要求。此次修改后的法案将“ 双方再审” 一分为二， 成为新的PGR及IPR程序，在时间安排上类似于我国已摒弃了的撤销加无效，但理由上则相反。总体上这一改革方案突显了对提高效率和降低成本的追求。利用行政机关便捷、高效的程序将专利纷争有效分流并快速解决，可以更好地维护权利人的权益并为自由竞争创造良好环境。

Barbara向本刊记者介绍说，新设立的两个程序的启动时间和理由有所不同。启动P G R程序的时间为专利授予之日起9个月以内，可以基于任何无效性理由或比当前复审或提议的双方重审更广泛的理由（如在先技术、实用性和专利适格性、赋能、书面描述、明确性）提出异议；而启动IPR程序的请求则需在专利授予后9个月以后或者PGR程序终止之后方可提出，并且只能以专利或出版物为证据，以新颖性、非显而易见性为理由。法案规定，专利权人可在USPTO规定的时间内答辩，主张不启动两个程序，并要求USPTO必须在专利权人答辩或答辩期满后3个月内做出决定，同时规定，该决定具有终局性且不能上诉。以上两个程序启动后，均由专利审理和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）审理。针对专利审理和上诉委员会在上述两个重审程序中作出的决定，均可向联邦巡回上诉法院上诉。

Barbara强调，提出以上两个程序申请都必须确认所有真实利害关系方，确认被提出异议的权利要求和异议理由包括宣示证据（ 如有的话）。在举证责任方面，适用“优势证据”原则。并且，发动两个程序是有“门槛”限定的：PGR程序要求所提交的资料（ 若未遭到反驳）将显示一个权利要求更可能不具有专利性，或者所提申请将给其它专利或者申请提出一个新的或未解决的重大法律问题。而I PR程序的申请人则必须就其权利要求占有优势（这具有合理的可能性），既要求不限于PGR程序门槛（如果可能性大于不可能性）并且可能要求考虑专利权人的反驳，又要求不限于当前复审门槛，比如可专利性实质新问题（SNQP）。

“PGR程序的优势是非常明显的，包括： 比当前复审或拟议双方复审具有更广泛的理由；比诉讼更低的举证责任；比诉讼更低的成本；一年至一年半内做出最终裁决等等。但也有它的劣势，即必须确认真实利害关系方，而且具有禁止反言的后果。如同PGR程序，IPR程序同样具有比诉讼更低的举证责任、更低的费用及更短时间做出最终裁决等优势。而它的劣势在于，除了必须确认真实利害关系方及禁止反言以外，还要求比PGR程序和当前复审更高的门槛。”Barbara表示。

Barbara还特别提醒几点需要引起注意的情形：“如果申请人同时提起诉讼，对专利有效性提出异议，则不能提请PGR程序；如果在专利授予后3个月内提起侵权诉讼， 法院不能基于PGR程序，中止考虑诉讼前禁令；如果发起PGR程序，虽然允许但将中止申请人提起的对有效性提出异议的后续诉讼，除非出现以下三种情况：专利权人要求撤消中止；专利权人提起诉讼或反诉，指控侵权；或者申请人要求驳回民事诉讼。”

应对办法

另据美国飞翰律师事务所上海代表处合伙人王宁玲律师介绍，对于新法案中的PGR及IPR这两个程序，企业应早做谋划，在进入诉讼程序之前就采取相应对策。在具体实施策略时可分为三个不同阶段：（一）专利申请阶段且未发生诉讼，如果对专利提出质疑，尽量选择在专利授予前提交，或者在专利授予后启动PGR程序。为避免禁止反言，如果没有急迫的诉讼威胁，尽量选择单方复审。（二）如果在专利授予后诉讼随之发生，应努力寻求延长对起诉提交答辩的期限，尽快提请PGR程序（仅考虑你方阻止他人诉讼的最佳理由），而且一旦启动PGR程序，则请求中止诉讼。如果在PGR程序中发现更好的在先技术，则先提请单方复审，然后再发起PGR程序。（三）如果就授予超过1年的专利提起诉讼，首先要做的也是寻求延长对起诉提交答辩的期限，然后尽快提交IPR程序（ 有必要提出可以提出的全部问题），而且一旦启动IPR程序，则请求中止诉讼。如果在诉讼中发现更好的在先技术，提请单方复审。如果没有进行IPR程序，则在单方复审和诉讼中提出最好的在先技术。

王宁玲律师提出，企业在选择策略时，要充分考虑以下因素：1、时间窗（如在专利授予之前）；2、门槛要求；3、有效理由（尽量多一些）；4、禁止反言后果（有无限定）；5、决策人（如审查员、委员会）；6、取证机会；7、速度（多快能拿到结果）；8、口头审理和上诉机会。

王宁玲律师建议，中国企业要参照新法案的相关规定，重新考虑在美国的专利申请策略，并根据具体情况采用不同的进攻套路。对于研发的热点领域，要尽早检索、经常检索新的出版物和专利状况，同时还要即时监控竞争对手的专利动态。

此外，王宁玲律师还指出，由于美国拥有一个讲求“诚信”的社会环境，因此要求专利申请人在提交专利申请时必须要避免“不正当行为”，不能出现“不干净的手”。

除了上述两个程序， 改革提案还引入补充审查制度，允许专利权人请求USPTO考虑、重新考虑或者更正与专利相关的信息。这一制度有助于专利权人在诉讼过程中避免被判定因“不正当行为”而导致的专利不可执行。在补充审查中若发现新的关于专利性的实质问题，则可以启动再审程序